2019年《專利審查指南》修改內容解讀
2021-01-07 18:17:44
修改背景
為深入落實習近平總書記關于“提高知識產權審查質量和審查效率”的重要指示，全面貫徹國務院深化“放管服”改革的具體部署，國家知識產權局啟動了《專利審查指南》（下稱《指南》）修改工作。此次修改充分考慮了新技術快速發展的需要，積極回應了創新主體對審查規則和審查模式的新訴求，認真總結了審查工作中的有益經驗，同時也對現行規定中的不清楚事項進行了澄清和優化，力圖實現提高審查質量和效率、支撐創新驅動發展的目標。
修改過程
2017年底國家知識產權局啟動《指南》完善性修改工作。在充分調研社會主體需求、總結審查實踐問題的基礎上，形成《專利審查指南（征求意見稿）》，并于2019年4月4日至5月5日向社會公開征求意見。在收到意見后，經整理、歸納、分析和論證，對合理意見予以采納，并據此對草案作進一步修改完善，形成了《專利審查指南修改草案（送審稿）》。2019年8月，《國家知識產權局關于修改〈專利審查指南〉的決定》經審議通過，于2019年9月23日由國家知識產權局第三二八號公告發布。新修改的《專利審查指南》于2019年11月1日起施行。
修改內容
（一）關于發明專利申請初步審查相關內容的修改
1.明確按審查意見提出再次分案申請的遞交時間（第一部分第一章第5.1.1節（3））
《指南》修改進一步明確按審查意見提出再次分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核，并且進一步簡化再次提出分案申請的手續，取消了提交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復印件的要求。
修改解讀
現行《指南》規定申請人需要針對分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據原申請審核，但是因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。這一“除外”情形是考慮到再次提出分案申請時原申請可能已授權或已失效，在審查員指出分案申請存在單一性缺陷的情況下，為維護申請人的權益，再次分案的遞交日不再根據原申請審核。但是由于此處的“除外”未具體明確再次分案申請遞交時間的審查標準，實踐中對此產生了兩種不同的理解，一種觀點認為只需要提交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復印件，而不需要審核針對的分案申請的狀態，另一種觀點認為不僅需要提交相關復印件，還需要審核針對的分案申請的狀態，這也造成了審查標準執行不一致的情形。《專利法實施細則》第四十二條第一款規定，“一件專利申請包括兩項以上發明、或實用新型或者外觀設計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經被駁回、撤回或視為撤回的，不能提出分案申請。”這一規定無論是分案申請，還是針對分案申請再次提出分案申請都應該遵守。因此為了進一步明確審查標準，統一認識，消除分歧，此次修改明確了“再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。不符合規定的，不得以該分案申請為基礎進行分案”。此外，為了貫徹落實國務院“放管服”決策部署，此次修改進一步簡化了再次提出分案申請的手續，取消了提交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復印件的規定，進一步簡化了再次提出分案申請的手續，減輕了申請人提交相關文件的負擔。
2.修改分案申請的申請人和發明人的相關規定（第一部分第一章第5.1.1節（4））
《指南》修改明確有資格提出分案申請的申請人應當是提出分案申請時原申請的申請人，針對分案申請提出再次分案申請的申請人應當是該分案申請的申請人。同時為使相關規定更加清晰完整，還增加了再次分案申請的發明人應當是該分案申請的發明人或者是其中部分成員的規定。
修改解讀
現行《指南》中規定分案申請的申請人應當與原申請的申請人相同，不相同的，應當提交有關申請人變更的證明材料。而實際操作中，分案申請人會提交由雙方簽字的轉讓證明，來完成分案申請權的轉移，而并不按照一般權利轉移的規定提交“著錄項目變更申報書”。因此在審查證明文件之后，如無其他缺陷，審查員直接向分案申請的申請人發出發明專利申請初步審查合格通知書，而不再向原申請的申請人發出任何通知。這樣會導致原申請的申請人無法獲知其分案申請的情況，給予偽造分案申請可乘之機，極大地損害了申請人的利益。因此，此次修改明確只能由原申請的申請人提交分案申請，而當需要變更申請人時，則必須辦理著錄項目變更手續，從而有效地保障申請人的利益。
3.修改權利轉移相關證明文件的規定（第一部分第一章第6.7.2.2節（2））
為確保轉讓或贈與合同是當事人真實意思的表達，《指南》修改進一步明確轉讓或者贈與合同應當由雙方簽字或者蓋章，同時列舉了必要時需要提交主體資格證明的情形，例如有當事人對專利申請權（或專利權）轉讓或者贈與有異議的等。
修改解讀
首先，根據《合同法》和《專利法》的相關規定，轉讓或者贈與專利申請權（或專利權）的，當事人應當訂立書面合同。在《指南》中明確轉讓和贈與合同應當由雙方當事人簽字或者蓋章，這一規定與審查實踐一致。其次，專利申請權（或專利權）是申請人（或專利權人）的財產權，作為行政機關，對行政相對人的財產權的變更登記應謹慎對待。為避免當事人通過偽造他人簽章，擅自轉讓他人專利申請權（或專利權）的情況發生，在審查權利轉讓或者贈與的變更請求時，要求雙方當事人必要時應當提交主體資格證明，以輔助判斷轉讓合同是否是當事人真實意思表示，進而可以有效降低因仿冒簽名形成的虛假證明文件而變更合格的可能性。
（二）關于外觀設計相關內容的修改
4.修改涉及圖形用戶界面的產品外觀設計的相關規定（第一部分第三章第4.4、7.4節）
為順應圖形用戶界面外觀設計領域的發展趨勢，更好地保護圖形用戶界面設計的創新成果，《指南》修改進一步規范了涉及圖形用戶界面產品外觀設計的產品名稱和簡要說明的撰寫要求，放寬了圖形用戶界面視圖提交的限制，弱化了圖形用戶界面與最終產品的聯系，解決了圖形用戶界面在一類或多類產品上通用保護的問題。
修改解讀
自2014年5月1日國家知識產權局第六十八號局令將包括圖形用戶界面的產品納入了外觀設計專利保護客體以來，涉及圖形用戶界面的外觀設計專利申請量逐年增加，申請排在前列的，均是新興互聯網公司。這些創新主體設計的圖形用戶界面一般都是通過互聯網通用在手機、電腦、臺式計算機顯示裝置上，而不是局限于某一個具體產品之上。由于現行規定要求申請文件應采取實體產品與界面相結合的形式，那么對于具有通用性的圖形用戶界面就需要與不同的產品相結合來進行申請，這一規定造成了圖形用戶界面產品保護范圍不明確以及侵權判定有爭議的問題。此次《指南》修改通過放寬圖形用戶界面視圖提交的限制，解決了圖形用戶界面在一類或多類產品上通用保護的問題，即對于設計要點僅在于圖形用戶界面的申請，將視圖要求簡化為至少提交一幅包含該圖形用戶界面的顯示屏幕面板的正投影視圖，從而將圖形用戶界面與其具體所應用的產品脫鉤。同時對于這種通用性圖形用戶界面，要求在簡要說明中以窮舉的形式明確其應用的最終產品。
（三）關于發明專利申請實質審查相關內容的修改
5.完善三步法評述的一般規定（第二部分第四章第3.2.1.1節）
《指南》修改進一步完善“三步法”評述創造性的相關規定，明確了要根據區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果來確定發明實際解決的技術問題；并且規定對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的技術特征，應整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發明中所達到的技術效果。
修改解讀
創造性是專利法對于發明創新高度的要求，評判創造性的關鍵在于盡可能客觀衡量發明技術貢獻的大小，使得最終授予的專利權能夠與發明人對現有技術的真正貢獻相匹配。在“三步法”判斷方法中，發明實際解決技術問題的確定是其中的難點，此次修改強調了在確定發明實際解決的技術問題時，不應僅僅基于區別特征本身固有的功能或作用，而應當根據區別特征在要求保護的整個方案中所能達到的技術效果，同時對于功能上彼此支持、存在相互作用關系的技術特征，在確定發明實際解決的技術問題時應當整體予以考慮。
6.進一步規范審查員理解發明的一般路徑（第二部分第八章第4.2節）
《指南》修改進一步規范審查員理解發明的一般路徑，明確審查員在理解發明時應當充分了解背景技術整體狀況、理解發明的技術方案所能帶來的技術效果、明確發明相對于背景技術所作出的改進。
修改解讀
正確理解發明是審查員認定申請事實、客觀評價創造性的前提，此次修改進一步明確審查員在理解發明時，應當從說明書記載的背景技術出發，因為申請文件中記載的背景技術通常是發明人實施技術改進的對象，也是發明創造的真正技術起點。同時修改還進一步明確了審查員在理解發明時重點在于整體理解發明，應當把握發明對背景技術的改進思路，明晰發明的貢獻。
7.強化審查員的公知常識舉證責任（第二部分第八章第4.10.2.2節）
《指南》修改明確在申請人對審查員引用的公知常識有異議時，審查員應當提供證據或說明理由；審查員將“發明點”認定為公知常識時，通常應當提供證據。
修改解讀
此次《指南》修改規范了創造性評述中對公知常識的使用，有針對性地強化審查員的舉證責任，一方面明確了如果申請人對審查員引用的公知常識有異議，審查員應當提供相應的證據予以證明或說明理由；另一方面明確了審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時通常應當提供證據予以證明。
（四）關于檢索相關內容的修改
8.全面修改和完善檢索相關規定（第二部分第七章第2、5.3、5.4.2、6.2、6.3、8.1、10、12節）
檢索相關內容的修改涉及《指南》第二部分第七章，其目的是將審查實踐中總結出的有關檢索的有益經驗進行固化，提高審查員檢索效能，包括修改有關審查用檢索資料的形式和類型；重新編寫檢索過程和檢索策略的規范；規定檢索的最低限度數據庫，進一步明確中止檢索的原則；完善不必檢索的情況的規定；規范檢索信息記錄的內容等。
修改解讀
檢索是專利審查的關鍵環節，檢索質量是審查質量的核心和關鍵。現行《指南》有關檢索的規定不能較好地適用于當前實際情況，在系統性和完整性方面有待完善，同時，隨著文獻資源存儲形式的變化和智能檢索技術的發展，對檢索資源和檢索方式也提出了新的要求。此次修改首先完善了有關審查用檢索資料的形式和類型，規定審查員應當檢索專利文獻和非專利文獻，專利文獻包括中文專利文獻和外文專利文獻，非專利文獻主要包括國內外科技圖書、期刊、學位論文、標準/協議、索引工具及手冊等。其次，重新編寫了檢索過程和檢索策略的規范，將檢索過程分為初步檢索、常規檢索和擴展檢索，并列出了各步驟中需要完成的具體檢索任務和要求，在檢索策略部分系統完整地列出了審查員在制定和調整檢索策略過程中需要考慮思考的要點，包括選擇檢索系統或數據庫、表達基本檢索要素、構建檢索式以及調整檢索策略。第三，規定了檢索最低限度數據庫的范圍，并明確審查員在沒有獲得對比文件而決定中止檢索時，應當至少在最低限度數據庫內進行了檢索。最后，完善了不必檢索的情況的規定，規范了檢索信息記錄的內容等。通過此次修改，有利于系統規范審查員的檢索過程，引導審查員科學制定檢索策略，提高檢索質量。
（五）關于會晤、電話討論相關內容的修改
9.關于會晤的修改（第二部分第八章第4.12節）
《指南》修改明確了舉行會晤的原則，適當放寬了舉行會晤的時機限制，審查員和申請人可以在實質審查程序中的任何階段發起會晤約請或要求。另外，為了避免不必要的會晤影響審查效率，列舉了審查員可以拒絕申請人會晤請求的情形。
修改解讀
為促進審查員與申請人的溝通，增進雙方的相互理解，提高專利審查質量與效率，此次修改將舉行會晤的原則進行了明確，只要通過會晤能達到有益的目的，有利于澄清問題、消除分歧、促進理解，審查員就應當同意申請人提出的會晤要求。而為了避免不必要的會晤影響審查效率，同時也規定在通過書面、電話討論等方式雙方意見已經表達充分，相關事實認定清楚等情況下審查員可以拒絕申請人會晤請求。另外，由于現行《指南》將會晤的時間嚴格限制在發出第一次審查意見通知書之后，審查實踐中存在發出第一次審查意見通知書前進行會晤的需求，尤其是當申請的技術方案非常復雜，有必要在發出第一次審查意見通知書前通過會晤來現場演示或解釋發明的技術方案，此類會晤有助于準確理解發明、客觀認定事實，因此此次修改規定放寬了舉行會晤的時機限制。
10.關于電話討論及其他方式的修改（第二部分第八章第4.11、4.13節）
為提高審查員與申請人的溝通效率，促進審查員對于發明和現有技術的理解，提高審查質量和效率，此次修改放寬了電話討論時機、內容范圍、啟動主體等的限制，另外，還新增視頻會議、電子郵件等作為審查員與申請人進行討論的方式。與之相適應，不再對審查員記錄并存檔討論的內容作強制性要求。另外還對申請人與審查員經過討論的書面文件提交進行了規定。
修改解讀
現行《指南》在第4.11.1節“對申請繼續審查后的處理”部分中規定“對個別的問題，如有可能，審查員可以用本章第4.13節所述的方式通過電話與申請人討論”，此處引用電話討論的撰寫方式容易被認為電話討論僅能在繼續審查過程中采用，此次修改在第4.13節“電話討論及其他方式”中明確電話討論可以應用于整個實質審查過程中，并非僅用于繼續審查程序，并在4.11.1節中刪除了相應引用。其次，第4.11.1節還限定電話討論僅針對繼續審查中的個別問題，第4.13節也限定電話討論僅適用于解決次要的且不會引起誤解的形式方面的缺陷所涉及的問題，這些有關電話討論可涉及的內容的規定過于局限，不能滿足審查實踐中的實際需要。因此，放寬了電話討論的內容范圍，使討論的范圍不再局限于形式問題和個別問題，也包括對發明和現有技術的理解或者申請中存在的問題等。
修改還將“審查員可以與申請人……”的語序進行了調整，不論審查員或是申請人均可以在實質審查中視需要在合適的時機積極主動地啟動電話討論，以利于實質審查的高效進行。除了書面審查、會晤和電話討論外，遠程通訊方式的出現為申請人與審查員之間的溝通交流提供了更多可選擇的方式，修改增加了視頻會議、電子郵件等其他溝通方式。與之相適應，不再對審查員記錄并存檔討論的內容作強制性要求。
修改還進一步明確了除審查員可依職權修改的內容外，其他的在討論中審查員同意的修改內容，申請人均需要正式提交經過該修改的書面文件，從而確保文件的法律效力。
（六）關于人類胚胎干細胞相關審查標準的修改
11.關于人類胚胎干細胞相關審查標準的修改（第二部分第一章第3.1.2節、第二部分第十章第9.1.1節）
為順應人類胚胎干細胞技術的快速發展和創新主體對相關技術專利保護的迫切需求，此次修改不再對“未經過體內發育的受精14天以內的人類胚胎分離或者獲取干細胞技術”的專利保護以專利法第5條為由完全排除。
修改解讀
由于技術的局限性，早期獲取人類胚胎干細胞只能通過破壞人自生胚胎的方式，導致人類胚胎干細胞的科學研究面臨較大的倫理爭議。隨著科技的不斷發展，人類胚胎干細胞領域不斷涌現出新技術，體外獲取技術已成為目前人類胚胎干細胞的主要獲取途徑，這就避免了從體內獲取干細胞的相關倫理爭議。尤其地，受精14天以內的囊胚還沒有進行組織分化和神經發育，從體外發育14天以內的囊胚獲得人類胚胎干細胞不存在違背倫理道德的問題，我國在2003年12月24日由科技部和衛生部頒布的《人類胚胎干細胞研究倫理指導原則》第六條第一款規定，“進行人類胚胎干細胞研究，必須遵守以下行為規范：（一）利用體外受精、體細胞核移植、單性復制技術或遺傳修飾獲得的囊胚，其體外培養期限自受精或核移植開始不得超過14天”。
由于人類胚胎干細胞因具有無限增殖及分化全能性而成為全球研究熱點，其在疾病治療和再生醫學領域具有廣闊的應用前景。因此，隨著人類胚胎干細胞研究的深入和臨床治療曙光的出現，考慮到全社會最大利益的實現，此次修改不再對未經過體內發育的受精14天以內的人類胚胎分離或者獲取干細胞技術的專利保護以專利法第5條為由完全排除。從而實現了對于部分胚胎干細胞研究相關發明給予適當專利保護的目的，解決了目前“一刀切”的局面，符合我國產業科研政策的規定，也符合相關倫理道德的要求。
（七）關于在無效宣告程序相關內容的修改
12.關于無效宣告程序中對比文件結合的相關修改（第四部分第三章第3.3節）
在不損害請求人請求權的前提下，為減輕請求人全面說明各種證據具體結合方式的負擔，突顯案件爭議焦點，快速解決雙方爭議，《指南》修改明確在無效宣告程序中，請求人提交多篇對比文件，指明采用結合對比方式，并存在兩種或者兩種以上結合方式的，應當首先比較分析最主要的結合方式。未明確最主要結合方式的，則默認第一組對比文件的結合方式為最主要結合方式。
修改解讀
在發明和實用新型專利無效宣告案件審查實踐中，部分請求人過度強調證據間不同的組合關系，不加區分地羅列多種證據結合方式來評價一項權利要求創造性，導致案件雙方訴累、降低審查效率。這種做法導致口頭審理程序拖沓，不利于雙方爭議的快速解決，實質上損害到雙方當事人的利益。因此，這種情況應當得到合理的規制。《指南》的此次修改，既未損害請求人的請求權，也沒有降低具體說明的標準，同時在請求書中明確請求人的主要主張，突顯案件爭議焦點，也有利于提升審查質量和效率，確保雙方當事人的合理利益。
（八）關于繳費信息補充的修改
13.關于繳費信息補充方式的修改（第五部分第二章第7節）
《指南》修改刪除了“通過傳真或電子郵件的方式”等具體繳費信息補充方式的描述，對于補繳時限和補繳方式，采用“應當在匯款當日通過專利局規定的方式及要求補充”這一上位的語言表述；并刪除第二段關于通過傳真或電子郵件補充繳費信息時的具體操作要求。
修改解讀
為進一步滿足專利繳費人的繳費需求，推動“互聯網+服務”的業務辦理模式，使繳費人獲得更方便快捷的繳費信息補充服務，減少相關繳費失誤，我局開發了專利繳費信息網上補充及管理系統，可以替代傳統傳真及電子郵件補充繳費信息的方式。在《指南》中體現為“專利局規定的方式及要求”這種上位表述，具體的繳費信息補充方式適時通過公告的形式另行公布。
（九）關于三種專利申請審查順序相關內容的修改
14.關于審序和優先審查的規定（第五部分第七章第8.1、8.2節）
《指南》修改刪除第二部分第八章第3.4節，在第五部分第七章新增一節，對發明、實用新型、外觀設計專利申請審查順序進行集中規定。并且為與已施行的《專利優先審查管理辦法》保持一致，對優先審查相關內容作了適應性修改，將可以請求優先審查的專利申請種類擴展為發明、實用新型和外觀設計三種專利申請。此外，還明確同一申請人同日申請中的發明專利申請一般不予優先審查。
修改解讀
此次修改主要將審查順序和適用優先審查的具體情形作了集中規定和適應性修改。另外，針對同一申請人同日（僅指申請日）就同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明的情況，由于目前實用新型的審查周期短于發明優先審查的周期，因此，在同日申請中實用新型專利申請快速獲得審批結果的情況下，不適合再對同日申請中的發明專利申請進行優先審查。故此次修改明確，對于同一申請人同日申請中的發明專利申請一般不予優先審查。
15.關于延遲審查的規定（第五部分第七章第8.3節）
《指南》修改對發明和外觀設計專利申請引入延遲審查制度，并明確提出延遲審查請求的時機和延遲審查的期限。發明專利申請延遲審查請求應當由申請人在提出實質審查請求的同時提出，但發明專利申請延遲審查請求自實質審查請求生效之日起生效。外觀設計延遲審查請求由申請人在提交外觀設計申請的同時提出。延遲審查的期限依申請人請求可以為1年、2年或3年。
修改解讀
給申請人提供更多的審查模式選擇，可以使審查周期更好地與專利的市場化運作相協調、相匹配，滿足創新主體多樣化需求。具體來看，有的發明技術領域希望通過延遲審查獲得更多時間考慮調整專利權利要求的布局與保護范圍。而外觀設計專利的審查周期較短，對一些研發周期較長的產品來說，外觀設計專利公告的時間經常早于所述外觀設計產品上市的時間，由于外觀設計“所見即所得”的特點，很容易被抄襲，如果在外觀設計權利人沒有完全準備好商業應用的情況下，外觀設計被披露，權利人的商業利益可能會受到損失。因此，此次《指南》修改對發明和外觀設計專利申請引入了延遲審查制度。而實用新型專利申請的延遲審查由于公眾意見反饋存在較大的“潛水艇”專利風險，故此次修改未對其引入延遲審查制度。
